Согласие на использование товарного знака

Письмо-согласие как инструмент для предоставления правовой охраны товарному знаку

Согласие на использование товарного знака

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства индивидуализации, исключительные права, товарный знак, регистрация товарного знака, отказ в регистрации товарного знака, сходство до степени смешения, письмо-согласие на регистрацию товарного знака

            Товарный знак – основное средство индивидуализации товаров и услуг одного производителя среди товаров и услуг других производителей.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право его использования.

Правообладатель может также свободно распоряжаться своими правами на зарегистрированное обозначение, разрешать или запрещать его использование третьим лицам.

            Для успешной регистрации товарного знака необходимо, чтобы он соответствовал определенным критериям. Так, в соответствии со ст.

1483 ГК РФ, «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию … в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации; 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.»

            Если по результатам предварительного поиска, проводимого перед подачей заявки, выявлены тождественные или сходные обозначения, зарегистрированные/заявленные в отношении однородных товаров или услуг, одним из способов повысить шансы на регистрацию знака является, конечно, его изменение – так, чтобы он стал менее сходным с найденными обозначениями.

Но что делать, если предварительный поиск не проводился и заявитель узнал о подобной проблеме только из уведомления ведомства – предварительного отказа в регистрации? Или же сознательно подавал на регистрацию выбранное обозначение, зная о наличии сходных знаков, поскольку какие-либо обстоятельства (политика компании, уже затраченные на разработку и рекламу бренда средства и др.

) оправдывали подобный риск?

            Одним из способов преодоления предварительного отказа, основанного на выявлении экспертизой сходного зарегистрированного знака, является получение заявителем согласия на регистрацию от правообладателя этого товарного знака. Так, в соответствии с п. 6. ст.

1483 ГК РФ, «Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков … допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем.

» Таким образом, заявитель, которому известно о наличии сходного до степени смешения товарного знака с более ранним приоритетом, может представить в Роспатент либо при подаче заявки, либо в ходе экспертизы или же при подаче возражения в палату по патентным спорам документ – подтверждение согласия правообладателя такого сходного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения.

            Согласие правообладателя принимает форму письма-согласия – инструмента, к которому достаточно часто прибегают заявители с целью преодоления предварительных отказов в регистрации.

 Выдача такого письма-согласия может осуществляться как за вознаграждение, так и безвозмездно. На практике иностранные физические и юридические лица более охотно дают письма согласия на безвозмездной основе.

Российские предприниматели, как правило, требуют определенной денежной компенсации.

            Из-за «популярности» писем-согласий необходимо было их более детальное регулирование. Для рассмотрения настоящего вопроса имеют непосредственное значение Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденные приказом Роспатента от 30.12.2009 г. № 190.

            Так, Рекомендации устанавливают, что согласие правообладателя сходного товарного знака составляется в простой письменной форме, причем произвольной. На практике, это может быть одностороннее письменное заявление или даже двусторонний гражданско-правовой договор.

В таком документе обязательно должны быть указаны: полные сведения о правообладателе, дающем согласие на регистрацию; полные сведения о заявителе по заявке; само выражение согласия на регистрацию – с условием о невозможности его отзыва; номер заявки (либо, если заявка еще не подана, должно быть приложено заявленное обозначение и его описание), конкретный перечень товаров и услуг, а также условия, на которых правообладатель дает согласие на регистрацию. Документ обязательно должен содержать дату составления и подпись уполномоченного лица (лиц), для юридических лиц, как и обычно, необходима печать.

            Поскольку все делопроизводство в Роспатенте ведется только на русском языке, то и письмо-согласие должно быть составлено на русском. Если же если оно представляется на другом языке, к нему обязательно должен быть приложен заверенный перевод на русский язык.

            Необходимо помнить, что соблюдения формальных требований недостаточно.

Как было указано раньше, принятие экспертизой письма-согласия и снятие противопоставления со сходным товарным знаком возможно только в том случае, если это не будет причиной введения в заблуждение потребителя.

Соответственно, чем выше вероятность смешения обозначений в гражданском обороте, тем ниже шансы регистрации знака на основании письма-согласия.

            Согласно Рекомендациям, «Вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; не подвергается сомнению однородность товаров; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации); противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий)…»

            Таким образом, если обозначения тождественны (совпадают во всех элементах), преодоление противопоставления тождественного знака заявленному обозначению на основании письма согласия невозможно. Но даже если обозначении не тождественны, чем они более сходны – тем ниже шансы на регистрацию.

Хотя, все зависит от обстоятельств дела – «в некоторых случаях при наличии определенных особых обстоятельств вероятность введения потребителя в заблуждение может быть исключена, или введение в заблуждение в этих случаях не может вызвать для потребителя негативные последствия.

» Каждый конкретный случай экспертиза рассматривает отдельно, и ее выводы могут быть совершенно разными.

            Если заявленное обозначение почти тождественно зарегистрированному знаку, в соответствии с Рекомендациями, регистрация целесообразна, только если заявитель или правообладатель как-то юридически связаны, например, являются аффилированным лицами: это снимает вероятность введения потребителя в заблуждение. Новая заявка и уже имеющееся свидетельство в этом случае могут восприниматься просто как «вариации» одного и того же знака, когда отличия состоят только в цвете, шрифтах, транслитерации и др. Однако, даже наличие «родственных связей» не спасет ситуацию, если противопоставленный товарный знак, например, широко известен среди потребителей и ассоциируется с конкретным производителем, предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления/повседневного спроса или лекарственных препаратов и в некоторых других случаях.

            Помимо вида товарного знака, большое значение имеет перечень товаров и услуг. Согласно Методическим рекомендациям Роспатента по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденным приказом Роспатента от 31.12.

09 № 198, «…При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.»

            Очевидно, что более однородными являются товары услуги из перечней заявки и сходного товарного знака, тем выше вероятность их смешения и ниже шанс принятия письма-согласия экспертизой.

В этом случае правообладатель противопоставленного товарного знака может дать согласие на регистрацию сходного до степени смешения обозначения только для части однородных товаров или услуг.

Рекомендации содержат следующий пример: «…на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение в отношении товара «транспортные средства». Противопоставленный перечень товаров включал однородные товары «автобусы, автомобили».

Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака представил согласие на регистрацию обозначения для товаров «велосипеды, детские коляски». В данном случае регистрация заявленного обозначения может быть произведена для конкретных товаров, указанных в документе, подтверждающем согласие, а именно, для товаров «велосипеды, детские коляски».

            Подводя итог, можно сказать, что письмо-согласие – достаточный эффективный инструмент преодоления отказа в регистрации на основании наличия сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного на имя третьего лица в отношении однородных товаров или услуг. Однако оно не дает гарантий получения регистрации (чем выше вероятность смешении знаков – тем ниже шансы), и принятие письма-согласия всегда остается на усмотрение эксперта.

Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2017/07/21/pismo-soglasie-kak-instrument-dlya-predostavleniya/

Разрешение на использование товарного знака или бренда

Согласие на использование товарного знака

Нарушение исключительных прав на товарный знак (бренд) при продаже в Интернете наиболее распространенное нарушение, после продажи контрафактных товаров. 

Интернет магазины, сайты, домены и предприниматели преследуются судами по искам адвокатов, дистрибьюторов, эксклюзивных поставщиков и антимонопольных органов за использование товарных знаков без разрешения.

Практика по таким судебным делам сформировалась не в пользу владельцев сайтов, поэтому вероятность разрешения спора в пользу интернет-предпринимателя крайне низкая (около 15 %), но все же, у каждого спора есть альтернативное решение, кроме удовлетворения иска о защите бренда. Нужно понимать, многие предприниматели осознано нарушают права и нелегально используют бренды на своих сайтах. Такие блокируют и преследуют, для защиты брендов от нелегального использования.

Судебная практика

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело N С01-569/2018 от 26.07.2018 о нарушении прав на товарный знак. Предприниматель перепродавал товар, маркированный чужим товарным знаком.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, предприниматель имел возможность и должен был предвидеть последствия использования товарного знака без разрешения правообладателя.

Поскольку такое разрешение у правообладателя не было запрошено, предприниматель нарушил исключительные права владельца товарного знака. 

Суд взыскал с предпринимателя 500 000 руб за нарушение.

Сумма компенсации может достигать 5 000 000 рублей. 

Реальный штраф это не все. Представители правообладателя могут запретить использовать доменное имя сходное с товарным знаком или заблокировать доступ Пользователей к сайту.

Из-за одного нарушения прав на товарный знак, владелец может потерять контроль над интернет-магазином, приемом платежей и вложениями в продвижение своего сайта.

 Также у владельца сайта могут забрать доменное имя и обязать выплачивать настоящему правообладателю компенсацию.

Суд по интеллектуальным правам рассматривает сложные дела о защите брендов в России. Участие представителей Proright в спорах и анализ судебной практики по доменным спорам, защите товарных знаков и брендов, позволяет создавать рекомендации и документы для снижения рисков как для правообладателей, так и компаний работающих в интернет-торговле, сайтам и владельцам доменов.   

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Если вы покупаете товар для перепродажи:

  • Получите разрешение на использование товарного знака 
  • Заключите договор на использование товарного знака
  • Получите лицензию дистрибьютора или владельца бренда

Или оформите один из документов: 

  • Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак
  • Исключительная лицензия на использование товарный знак
  • Простая (неисключительная) лицензия на товарный знак
  • Договор коммерческой концессии (франчайзинга) на товарный знак
  • Согласие на использование товарного знака для определенной акции или на определенном сайте

Оформление согласия на использование товарного знака актуально и в случае партнерских отношений и рекламы.

Например, ваша компания заключила партнерский договор с банком, и планирует предоставлять его клиентам свои услуги через маркет-плайс.

При взаимном использовании товарных знаков, партнерам необходимо дать друг другу согласие на использование товарных знаков. Это можно сделать через партнерский договор.

Разрешение на использование товарного знака можно оформить в виде отдельного документа или положения, включенного в основной контракт между контрагентами.

Законодательство не предусматривает обязательности оформления согласованного с правообладателем разового использования товарного знака посредством совершения лицензионного или иного договора, но оформление разрешения целесообразно для защиты интересов сторон.

Письменное разрешение на использование товарного знака от владельца позволит избежать претензий и споров в будущем.

Разрешение должно содержать:

  • условия и способы допустимого использования товарного знака;
  • срок использования товарного знака;
  • реквизиты товарного знака и правообладателя;
  • гарантии правообладателя.        

Согласие на использование товарного знакаСкачать

Оформление документов и получение согласия на использование бренда от правообладателя снижает риск возникновения споров связанных с незаконным использованием товарных знаков и судебного преследования владельцев сайтов. Если вы планируете осуществлять продажу товаров через Интернет и использовать наименование товарного знака в логотипе, доменном имени и URL, тогда вам обязательно понадобиться разрешение владельца товарного знака.

Если вы создаете собственный бренд, вы можете его зарегистрировать самостоятельно или с нашей помощью. Собственный товарный знак это знак качества и возможности для легального развития своего бизнеса.

Источник: https://proright.ru/2018/08/24/trademarkandcontracts/

Разрешение на использование товарного знака

Согласие на использование товарного знака

   Зачастую при осуществлении совместных проектов у компаний появляется потребность в использовании товарного знака, бренда, торговой марки друг друга.

статьи:

Как составить договор на разрешение использование товарного знака?

   При составлении лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака, укажите в нем следующую информацию:

  1. название договора, дату и место его заключения
  2. информацию о сторонах договора, лицах, которые действуют от имени юрлиц, и на основании чего они действуют
  3. предмет договора, т.е. что одна сторона передает другой – право на использование товарного знака. При этом оговариваются пределы использования товарного знака, также может быть оговорена территория, на которой может использоваться товарный знак. Также указывается перечень товаров, в отношении которых может использоваться товарный знак. Следует указать ссылку на документ, который подтверждает право лицензиара на товарный знак
  4. следующим моментов, который должен быть отражен в договоре – это стоимость сделки
  5. также важно отразить в договоре срок его действия. Если срок не указать, договор будет действовать 5 лет
  6. иные условия договора

При подготовке рассматриваемого договора важно указать существенные условия данного договора. Иные условия определяются по усмотрению сторон, такие как условия о правах и обязанностях, об ответственности, о порядке изменения договора, о расторжении, о претензионном порядке и т.д.

   Лучше конечно поручить подготовку договора юристу, который работает с такими договорами и знает все нюансы и подводные камни.

ВНИМАНИЕ: смотрите видео про то, как правильно составить договор на нашем канале в

Совместное использование товарного знака

   Товарный знак может использоваться совместно несколькими лицами. При этом можно договориться с правообладателем товарного знака об условиях использования товарного знака иными лицами.

   Можно определить территорию, на которой будет использоваться товарным знак одним лицом, и территорию использования товарного знака другим лицом.

   Кроме того, могут оговариваться пределы использования товарного знака разными лицами, могут различаться товары, на которых подлежит использованию товарный знак.

   В общем совместное использование товарного знака допустимо. В то же время, лицензионным договором может быть определено, что право на использование товарного знака предоставляется только конкретному лицу. С иными лицами лицензионные договоры не могут заключаться.

Ответственность за использование товарного знака без разрешения

  Наиболее важный вопрос в использовании товарного знака, является вопрос о том, что будет, если использовать товарный знак без разрешения. В первую очередь следует понимать, что использование товарного знака без разрешения является незаконным.

   Когда на продукции используется тот или иной товарный знак при отсутствии соответствующего разрешения, то такая продукция является контрафактной.

   Контрафактная продукция, как правило, изымается и уничтожается.

   Таким образом, для лица, которое незаконно использует товарный знак, может наступить гражданская ответственность в виде изъятия и уничтожения продукции. Кроме того, правообладатель товарного знака может обратиться в суд с иском и взыскать убытки.

   Ст. 14.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное использование товарного знака, с назначением наказания в виде штрафа и конфискацией имущества. Самый большой штраф грозит юрлицу – от 50 тыс.р. до 200 тыс.р.

    Если же незаконное использование товарного знака совершено лицом неоднократно или причинило крупный ущерб, то в этом случае такому лицу грозит уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ, санкции которой предусматривают наказания от штрафов до лишения свободы.

Отзыв нашему юристу по защите авторских прав

© адвокат, управляющий партнер АБ “Кацайлиди и партнеры”

А.В. Кацайлиди

Отзыв по гражданским делам

Отзыв по банкротству физических лиц

Отзыв по сопровождению бизнеса

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5

остановка транспорта Гагарина

Трамвай: А, 8, 13, 15, 23

Автобус: 61, 25, 18, 14, 15

Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67

Источник: https://katsaylidi.ru/blog/razreshenie-na-ispolzovanie-tovarnogo-znaka/

Любое ли упоминание товарного знака является нарушением?

Согласие на использование товарного знака

Товарный знак является средством индивидуализации, который используется компаниями в коммерческой деятельности для маркировки продукции. Зачастую товарный знак могут использовать не только правообладатели, но и другие компании, например, партнеры или агрегаторы.

После регистрации товарного знака правообладатели начинают сомневаться, а всем ли можно запрещать использовать зарегистрированный товарный знак, каким образом использовать зарегистрированный знак партнерам, как можно дать согласие на использование зарегистрированного товарного знака.

Законодательством предусмотрены случаи, когда товарный знак может использоваться без согласия правообладателя, и это использование не будет считаться нарушением.

Какое использование товарного знака без согласия правообладателя запрещено законом?

Для начала определим, какое использование товарного знака охраняется законодательством РФ и возможно только с согласия правообладателя. Обратимся к п. 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ:

«Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации».

Данный пункт указывает на то, что наказуемо использование чужого товарного знака для индивидуализации товаров или услуг с целью получения прибыли.

В каких случаях можно использовать товарный знак без согласия правообладателя:

1. Товарный знак упоминается в новостях, статьях, интервью с информационной целью. В таком случае не нарушаются права правообладателя, т.к. товарный знак используется не для маркировки товаров, не с целью извлечения прибыли.

2. Товарный знак упоминается на сайте торгового центра, интернет-магазина для информирования аудитории, а не с целью продажи под этим товарным знаком другой продукции. Если товарный знак размещается, например, в разделе «Партнеры» и используется не для индивидуализации товаров или услуг, то такое использование может быть признано законным.

Однако если товарный знак без согласия правообладателя используется в рекламных материалах или на самом сайте с целью увеличения продаж других товаров, то такое размещение может быть признано незаконным.

3. Упоминание чужого товарного знака не должно нарушать антимонопольное законодательство. Иногда товарный знак конкурента используется не в целях маркировки товаров и их продажи в дальнейшем, а с целью ущемления интересов конкурентов и получение преимуществ для своей компании на рынке. Такие действия могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Согласно статьям 14.1-14.3 ФЗ «О защите конкуренции» к нарушению антимонопольного законодательства может привести использование товарного знака при следующий обстоятельствах:

— Использование чужого товарного знака повлекло распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые дискредитируют конкурента.

— Использование чужого товарного знака в материалах, которые вводят в заблуждение потребителя, конкурентов и других третьих лиц.

— Некорректное сравнение Вашей компании или товара с компанией или товаром конкурента. Сюда относятся сравнения с использованием следующих слов: «лучший», «самый», «первый». Также наказуемо сравнение без указания конкретных параметров, сравнение на сопоставлении незначительных или несопоставимых фактов.

Также хотим заострить внимание на использовании товарных знаков типографиями. Типографии могут, сами того не подозревая, нарушить права на товарный знак. Когда заказчик приносит макет, то типография просто печатает и не проверяет, чей товарный знак изображен.

В таком случае типография может обезопасить себя, включив определенные пункты в договор с клиентом.

Для типографии  целесообразно добавить в договоры с клиентами положения о том, что типография оказывает лишь услуги по печати материалов, предоставленных клиентами, не проверяет принадлежность авторских прав клиентам и в связи с этим всю ответственность за нарушение чьих-либо авторских прав несет клиент.

Также рекомендуем в раздел договора об ответственности сторон добавить пункт о том, что если к типографии будет предъявлена претензия о нарушение авторских прав материалами, которые предоставил клиент, то клиент обязуется возместить все расходы типографии, которые возникли в связи с разрешением этой претензии, в том числе расходы на юристов.

Если у Вас возникают вопросы о правомерности использования товарного знака, то лучше проконсультироваться со специалистами в сфере интеллектуальной собственности. Каждая ситуация уникальна и требует анализа с точки зрения правовых норм и судебной практики.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e674ff782f9de0b0405bab2/liuboe-li-upominanie-tovarnogo-znaka-iavliaetsia-narusheniem-5ec66437c9cc3601ef589e8e

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.